第二节　商标的显著性

引导案例

案例1：申请人在第1类保鲜剂等商品上向国家工商总局商标局提出“永鲜”商标的注册申请，被商标局予以驳回。申请人不服商标局驳回决定，向国家工商总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）申请复审。商评委认为，根据中国消费者的一般理解，申请商标“永鲜”很容易被解释为“永远新鲜”，使用在指定的商品上，表示了商品的功能、用途，并对指定商品的使用效果具有描述性，缺乏商标应有的显著特征，难以起到标示商品来源的作用。那么，“永鲜”商标在第1类保鲜剂等商品上是描述性商标吗？

案例2：申请人在第3类牙膏、洗发液等商品上向国家工商总局商标局提出“田七”商标（以下称“申请商标”）的注册申请，被商标局以该文字仅仅直接表示了洗发液等商品的原料特点为由，对申请商标在除牙膏外的其他商品上的注册申请予以部分驳回。申请人不服商标局的部分驳回决定，向商标评审委员会申请复审。商评委认为，申请商标由手写体的“田七”二字组合而成，“田七”是一种名贵药材，虽可能作为洗发液等商品的原料使用，但经过申请人在指定商品上的长期使用和大量广告宣传，“田七”作为商标已经与申请人建立了特定对应的联系。因此，申请商标在实际使用中已经能够起到区别商品来源的作用，可以作为商标注册。那么，“田七”在第3类洗发液、香皂等商品上应该被注册吗？

案例3：北京华旗资讯数码科技有限公司（下称“华旗公司”）针对深圳市朗科科技股份有限公司（下称“朗科公司”）注册在第9类计算机存储器等商品上的第1509704号“优盘”商标（以下称“争议商标”），向国家工商总局商标评审委员会（以下简称“商评委”）提出撤销申请。经过调查发现，“优盘”已经成为普遍使用的产品名称。在朗科公司提交的商品包装盒及促销宣传材料上，“朗科优盘”或“优盘”文字后面并没有其他连用的商品名称。朗科公司在有关宣传材料中称，“启动型优盘，第三届中国高新技术交易会明星产品，全球第一款可彻底取代软盘软驱的USB移动存储盘”，“优盘，新一代存储盘”等。可见，朗科公司是将“优盘”作为商品名称来使用的。于是，商评委撤销了“优盘”商标的注册。“优盘”商标为什么会被撤销注册？

显著性是商标的核心要件，在商标法中具有非常重要的地位，“商标显著性之有无，以及显著性之强弱，将影响及商标之可注册性以及其受保护之范围”[12]。

一、商标显著性的界定

尽管显著性在商标法中非常重要，但因其“不易由正面予以明确规定”[13]，世界各国或地区商标法几乎均未从正面加以界定。我国学者一般认为，显著性是指商标的“独特性”[14]、“商标构成本身之特别性与甄别力”[15]、“能够起到区别作用的特性”[16]、“商标标示产品出处并使之区别于其他同类产品的属性”[17]等。

美国传统理论将商标显著性分为固有显著性（inherent distinctiveness）和获得显著性（acquired distinctiveness）两种。固有显著性商标是指其标志最初就是被用来向消费者传递产品的来源而不能被合理地理解成标志使用于其上的产品的描述或装饰的商标。例如，“埃克森”石油产品、“长城”葡萄酒等。这些标志或者原先在普通语言或符号中本就不存在，企业创造这些标志的目的就是用这一标志作为其产品或者服务的指称的，如上述的“埃克森”。或者这些标志在普通语言或者符号中是存在的，但是却和其使用或者欲使用的产品或服务没有任何联系，如上述的“长城”。获得显著性商标是指那些因为只是描述、装饰商品或服务而不具有固有的显著性，但是通过使用而获得了与描述、装饰意义不同的代表商品或服务的意义的第二含义的商标。之所以说是获得显著性，是因为商标标志最初就具有描述或装饰商品或服务的含义，从而不具有固有显著性，但是通过后天的使用，该商标标志不再仅仅具有描述或装饰商品的初始含义，而且具有了识别特定商品或服务的含义，从而获得了显著性。“小肥羊”火锅就是获得显著性的典型例子。我国《商标法》第9条和第11条涉及商标的显著性，其中第9条第1款前段规定的“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别”一般认为属于固有显著性的规定，而第11条第2款规定的“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”，一般认为属于获得显著性的规定。

二、商标显著性的类型

商标显著性可以分为固有显著性和获得显著性两种类型：

拓展贴士

来源显著性与区分显著性的区分

商标可能拥有固有的或者获得的来源显著性。它也可以拥有固有的或者获得的区分显著性。但是在任何情况下，商标可能不适合反侵犯或反淡化保护，只要它没有获得来源显著性，它的保护范围将根据其区分显著性来决定，也不管它是固有的还是获得的。虽然固有显著性和获得显著性之间的正式关系众所周知地模糊，来源显著性和区分显著性之间的正式关系却是简单的：一个商标与其他商标的区分显著性促进了它的来源显著性。也就是说，价值关系促进了意义关系。的确，价值关系是使意义关系成为可能的东西。没有区分就没有同一，没有区分显著性就没有来源显著性。

Barton Beebe, The Semiotic Analysis of Trademark Law，51 UCLA L.Rev.674—675（2004）.

（一）商标的固有显著性

商标的固有显著性是有一个谱系的，根据固有显著性的强弱从高到低分别是臆造的标志、任意的标志、暗示性标志、描述性标志和通用标志。

1.臆造的标志

臆造的标志是指其唯一目的就是用作商标而创造或者选择创造的新词所组成的标志，这些标志包含的或者是语言中完全不为人知的或者当时完全脱离了其平常用法的词组成的标志。[18]臆造的标志大部分是新创造的，在人类已有的标志中是不存在的。也有少部分臆造的标志是人类已有的标志中已经存在，但是公众对这些标志所知甚少，几乎相当于新创造的词。臆造的标志在其被命名为商标之时具有绝对意义，即它对于任何商品或服务而言都是臆造的，不像任意性标志一样，具有商品或服务类别的相对性。如“柯达KODAK”胶卷、“海尔HAIER”电器都是由臆造词构成的商标。臆造的标志最适合被选定作为商标，因为这些标志是新创造的，是没有任何含义的，一旦将其使用于某种商品或服务，这些标志就能够很容易地与商品或服务的信息联系起来，从而成为这些商品或服务的标志。正如一张白纸一样，你画什么它就是什么。

2.任意的标志

任意的标志是指那些在普通语言或符号中已经存在但在使用于相关商品或服务时既不暗示也不描述那些产品或服务的任何成分、质量或特点的单词、符号、图画等标志。和臆造的标志相比，任意的标志具有商品或服务类别的相对性，对于与这些标志的普通语言或符号的含义或意义有关的商品或服务而言，这些标志很可能属于描述性标志甚至通用标志，从而不能或者不能直接获得商标法的保护。只有对于那些与其普通语言或符号的含义或意义完全无关的商品或服务，这些标志才是任意的。比如，“苹果”二字对于苹果水果而言属于通用标志，对于以苹果等水果为主要原料的食品来说是一种描述性商标，但当苹果或者苹果图形用于与食品商品或服务完全无关的商品或服务时，苹果或者苹果图形就成为任意性商标，如著名的苹果股份有限公司将“苹果”“Apple”以及右边咬去一口的苹果图形作为电脑、音乐播放器、手机和平板电脑等产品上就是一种任意性标志或商标。如果把臆造标志比作一张白纸的话，任意性标志就类似于一张有颜色的纸，比如粉红色的纸，你可以在这张粉红色的纸上写出不是粉红色颜色的字，但如果你在这张纸上写粉红色的字，那么字就无法被看到。

3.暗示性标志

暗示性标志一般会象征它所使用其上的产品或服务的性质、质量或特点但却并不描述这种特点，而且为了识别这种特点消费者需要部分想象力。大多数商标在某种程度上都是暗示产品的。如“全球通”（Gotone）移动通信商标、“健力宝”饮料商标等都是著名的暗示性商标。“全球通”暗示的意思正如移动通讯公司曾经的广告词“全球通，通全球”的意思。而“健力宝”则无疑蕴含着“健康、活力”的保健意义。

4.描述性标志

描述性标志是一种具有直接和产品或服务相关的词典意义的术语，是“直接和马上传递产品或服务的特点的知识的标志”。某项标志是“描述性的”，只要它描述商品的目的、功能和用途、商品的尺寸、商品或服务的供应者、商品或服务的令人喜爱的特点、商品或服务的性质以及对使用者的最终效果。[19]引导案例1中的“永鲜”商标在注册时就因属于描述性商标而不能直接注册。

5.通用标志

通用标志是标志所使用的产品或服务的通常名称。通用标志在我国《商标法》中被称为“通用名称、图形、型号”。根据《商标审查标准》（2016）第二部分第3条的规定：“本条中的通用名称、图形、型号，是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称、图形、型号，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。”引导案例3中的“优盘”商标就是因通用化而被撤销。“优盘”商标被撤销的原因固然与其是全新产品，容易被通用化有关，但根本原因是使用方式的不当，即朗科公司作为商品名称而不是商标来使用“优盘”的。

在上述五类标志中，臆造的标志、任意的标志和暗示性标志被认为具有固有显著性，直接就可以作为商标注册，而描述性标志不具有固有显著性，需获得第二含义即获得显著性才能作为商标注册，通用标志不具有商标意义，不能作为商标。

（二）商标的获得显著性

缺乏固有显著性的商标最初是不能注册的。然而，大多数国家或地区仍然可能允许这些标志注册，只要商标所有人能够证明尤其是通过引用使用证据证明市场中的消费者已经独有地将使用于被识别的商品上或服务上的该标志与特定商业来源或出处联系起来，即该标志已经通过使用而获得了其描述性意义之外的识别商品或服务的第二含义。这里的“使用”可能包括被许可人或其他当事人的授权使用。所谓第二含义是指对公众而言某项标志具有了标志本身术语或图像的公认意义之外的某种意义。换言之，如果该标志在消费公众头脑中的最初含义已经变成了商品或者货物的来源而不是产品本身，那么它就获得了第二含义。引导案例2中的“田七”商标，尽管最初因表示了商品的主要原料而属于描述性商标不能注册，但因其经过长期使用已经获得第二含义而成为可注册的商标。

需要注意的是，尽管叫做第二含义，第二含义事实上却是商标的基本含义。因为“初始的”和“第二的”这两个词只具有时间意义。“第二”含义之所以被这样叫，只是因为它在产生时间上是第二的，而不是因为在顾客心中的重要性或意义上必定是第二位的。[20]第二含义才是商标的主要含义和本义，商标标志的最初含义不仅是无关的，对于商标意义而言甚至是有害的。

拓展贴士

需要证明第二含义的标志类型：

在美国，需要证明第二含义的标志包括：描述性标志；地理描述性标志；个人名字标志；属于前述种类的公司、营业和职业名称；单一文字作品的标题；文字系列的描述性标题；非固有描述性设计和符号；包装中的非固有描述性商业外观；以及产品形状中的商业外观。

See J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition（4th Edition），Thomson/West，2006，§15：2.

三、商标显著性的判断与证明

在商标审查和商标诉讼中，商标局和法院常常要判断商标的显著性，而当事人为了获得商标注册和在诉讼中获胜则要证明其商标的显著性。

（一）商标固有显著性的判断和证明

在判断和证明商标的固有显著性时，暗示性标志和描述性标志、描述性标志和通用标志之间的区别是关键，因为不仅这些标志具有不同的法律意义，即暗示性标志像臆造标志和任意标志一样直接有资格受到商标保护，描述性标志要有资格受到保护则需要获得第二含义，而通用标志则完全不能获得保护，而且这些标志的区分也最为困难。

1.暗示性标志与描述性标志的区分

暗示性标志属于具有固有显著性的标志，因而能够直接注册并取得商标权。描述性的标志属于不具有固有显著性的标志，因而不能直接注册并受到商标法保护。暗示性标志和描述性标志之间区分的基本原理来自于其各自的概念界定，“要具有‘描述性的’特征，一个词必须直接给出某产品的特点的某种合理精确或过得去的明确知识。如果用为商标的该词给出的关于该产品或服务的信息不是直接的或者是模糊的，那么这表明这个词是以‘暗示性’方式而不是以描述性方式被使用的。”[21]

拓展贴士

“想象”测试、“竞争者需求”测试和“其他销售者使用”测试：

“想象”测试的原理：顾客一方从该术语得到该产品的某种直接描述所需要的想象越多，该术语越可能是暗示性的而非描述性的。竞争者需求测试的原理是将某标志和产品联系要求的想象越多，所使用的词为竞争者描述其产品的需要就越少。描述性—暗示性意义的第三种测试是确定其他销售者已经在类似商品上使用该标志的程度，如果其他人事实上使用该术语描述其产品，就可以得出描述性的推论。

See J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition（4th Edition），Thomson/West，2006，§11：67—69.

2.描述性标志和通用标志

描述性标志尤其是高度描述性的标志和通用标志具有类似的功能，均具有一定的描述性，只不过描述性的标志不仅和通用标志所包含的有关事物的信息不同，通用标志包含了事物的全部信息，而描述性的标志只包含了事物的部分信息，而且不同程度的描述性标志互相之间包含的有关事物的信息也是不同的。因此，可以说描述性标志和通用标志均具有描述性，通用标志是描述性的极限。描述性标志和通用标志之间区分的关键是确定描述性标志，因为通用标志无论如何均不能受到商标法的保护，只要确定了通用标志，就可以确保公共利益不受损害。根据麦卡锡的总结[22]，证明通用性的证据可能包括如：（1）竞争者使用；（2）原告的使用；（3）词典定义；（4）媒体使用；（5）贸易中的人的证词；（6）消费者调查。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（以下简称《商标授权确权规定》）第10条的规定，诉争商标属于法定的商品名称或者约定俗成的商品名称的，人民法院应当认定其属于《商标法》第11条第1款第1项所指的通用名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请日时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。

（二）商标获得显著性的判断和证明

某标志是否已经获得了第二含义是一个事实问题，是需要证据来证明的。总的来说，法院在确定某术语是否已经获得第二含义时通常考虑如下因素：直接证据：直接的消费者证言；消费者调查。间接证据：使用的独占性、时间和方式；广告的数量和方式；销售额和顾客数量；市场中确立的地位；有意抄袭的证据。[23]由于消费者或者购买者是商标法最终的尺度，消费者或者“购买者的专家调查能够提供最有说服力的第二含义证据”[24]。不过，由于专家调查证据需要高昂的成本，大多数情况下，法院诉诸间接证据。根据我国《商标审查标准》的规定：本身不具备显著特征的标志经过使用取得商标显著特征，起到区分商品来源作用的，可以作为商标注册。对经过使用取得显著特征的商标的审查，应考虑相关公众对该商标的认知情况、申请人实际使用该商标的情况以及该商标经使用取得显著特征的其他因素。

实务指引

案情回放：西安小肥羊烤肉馆于2000年6月在工商行政管理机关注册登记。此前，西安小肥羊烤肉馆的合伙人王朝荣等自1998年12月起在租房协议、卫生许可证、收款单据、统计登记证上使用了“小肥羊”或“小肥羊烤肉馆”等名称。2000年10月23日，西安小肥羊烤肉馆在第42类上申请注册“小肥羊及图”商标。2001年4月5日，商标局向西安小肥羊烤肉馆发出审查意见书，认为“小肥羊”直接表示了服务内容及特点，要求删去“小肥羊”文字。此后，西安小肥羊烤肉馆按照审查意见书的意见删除了“小肥羊”文字。2002年4月14日，西安小肥羊烤肉馆删除了“小肥羊”后的图形部分被核准注册，核定服务项目为第42类餐饮、饭店、咖啡馆等，商标注册号为1749809。1999年9月13日，张钢等在内蒙古自治区包头市设立了包头市小肥羊酒店。1999年12月14日，包头市小肥羊酒店在第42类餐厅服务上申请注册“小肥羊”商标，后商标局以直接表示了服务的内容和特点为由予以驳回。2000年12月，包头市小肥羊酒店更名为包头市小肥羊连锁总店。2001年7月11日，张钢等又设立了内蒙古小肥羊公司。2001年12月18日，内蒙古小肥羊公司向商标局申请在第42类上注册“小肥羊及图”商标，该商标申请经初步审定后予以公告，商标注册号为3043421。2003年4月15日，西安小肥羊烤肉馆针对该商标提出异议，认为该商标缺乏显著性，且系恶意抢注。商标局经审查认为，西安小肥羊烤肉馆认为内蒙古小肥羊公司恶意抢注了其在先使用并申请注册的“小肥羊”商标，但西安小肥羊烤肉馆的成立时间晚于内蒙古小肥羊公司，且其未提供证明其拥有卡通图形版权及在先使用“小肥羊”的相关证据。“小肥羊”并非固有的餐饮行业的通用名称，而是由内蒙古小肥羊公司首先将“小肥羊”作为服务项目名称使用在餐饮服务项目上，并已具有一定知名度，从而使“小肥羊”作为服务项目名称与内蒙古小肥羊公司形成了较为密切的联系，实际上也起到了区分商品来源的作用。通过内蒙古小肥羊公司的长期使用和宣传，广大消费者已经更多地将“小肥羊”商标与内蒙古小肥羊公司相联系，从而使“小肥羊”商标作为区分餐饮服务的标记与内蒙古小肥羊公司的联系更加密切，具备了作为商标应有的显著性。2004年4月5日，商标局作出（2004）商标异字第519号裁定，驳回了西安小肥羊烤肉馆的异议申请。2004年4月26日，西安小肥羊烤肉馆向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会经审查认为，西安小肥羊烤肉馆同意商标局审查意见书的行为表明了其已经放弃了对“小肥羊”文字的在先申请，西安小肥羊烤肉馆的在先申请并未产生与被异议商标存在权利冲突的在先权利。《商标法》第31条对商标在先使用者的保护体现为禁止以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。西安小肥羊烤肉馆对“小肥羊”商标的使用在形式、规模、范围上都比较有限，尚未产生足以令公众和内蒙古小肥羊公司所知晓的一定影响。

判决要旨：北京市高级人民法院经审理认为，依据《商标法》第11条的规定，仅仅直接表示了本商品或服务的主要原料及其他特点的标志不得作为商标注册，但上述标志经过使用获得显著特征并便于识别的，可以作为商标注册。本案中，西安小肥羊烤肉馆主张内蒙古小肥羊公司抢先注册了其在先使用并且已经具有一定影响的“小肥羊”文字商标。“小肥羊”文字在一定程度上确实表示了“涮羊肉”这一餐饮服务行业的内容和特点，故包头市小肥羊酒店于1999年12月14日在第42类上申请“小肥羊及图”商标、西安小肥羊烤肉馆于2000年10月23日在第42类上申请“小肥羊及图”商标，商标局对于“小肥羊”文字均不予批准。这就是说，“小肥羊”文字作为商标注册缺乏固有显著性。但这并不排除“小肥羊”文字可以通过使用和宣传获得“第二含义”和显著性。实际上，内蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后，采用了连锁加盟的经营方式，服务的规模和范围急剧扩张，2001年度即被评为中国餐饮百强企业，2002年度又位列中国餐饮百强企业第二名，至第3043421号商标于2003年审定公告时，在全国具有了很高的知名度，从而使“小肥羊”标识与内蒙古小肥羊公司形成了密切联系，起到了区分服务来源的作用。故“小肥羊”文字标识通过内蒙古小肥羊公司大规模的使用与宣传，已经获得了显著性，并且便于识别，应当准予作为商标注册。